众所周知，专利权人可以通过美国专利商标局（USPTO）的再颁（Reissue）、专利订正（Certificate of Correction）、声明（Disclaimer）、补充审查（Supplemental Examination）、单方再审（Ex Parte Reexamination）等程序修改和完善其专利的权利要求，提高专利权稳定性。与此同时，美国不仅允许当事人在民事诉讼中挑战专利权的有效性，而且还可以通过其他多种非诉讼程序审查专利的有效性。具体来说，除民事诉讼程序外，第三方（专利权挑战者）可以通过以下不同的程序在USPTO质疑专利权的有效性：

35 U.S.C. § 122 (e) 允许任何第三方在未决的美国专利申请中提交现有技术参考文件以供审查员考虑，其主要目的是鼓励公众提交相关文件以加强专利申请质量。

根据35 U.S.C. § 135，专利审判及上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）依申请人的请求，可通过派生程序以确定 (i) 在先申请中指定的发明人是否从申请人的专利申请中指定的发明人那里衍生出其要求保护的发明，以及 (ii) 要求保护该发明的在先申请是在未获得授权的情况下提交的。简单的讲，派生程序主要是用来确定专利权/专利申请权的归属问题（Inventorship）。

任何人（包括专利权人、第三方或USPTO负责人）均可向USPTO请求对还在有效期内的专利进行单方再审，重新考虑已授权专利中权利要求的可专利性，但“Ex Parte”意味着一旦提起，第三方再无权扮演任何角色，审查过程中将只涉及专利权人和审查员。单方再审是由USPTO的一个特殊部门内的三名经验丰富的审查员组成的小组进行的，而不是通常审查专利的单一审查员。

专利颁布/再颁（issuance/reissuance）9个月内，第三方（非专利权所有人）可以提出申请，请求PTAB对专利中的一项或多项权利要求的可专利性进行重审，PTAB 可以基于不合格的主题、缺乏实用性、缺乏新颖性、显而易见性、缺乏书面描述或双重专利（即几乎所有无效理由，除了基于公平判例的无效理由，例如不公平行为的指控）来挑战专利有效性。

由第三方提出申请（非专利权所有人），请求PTAB对于专利中的一项或多项权利要求的可专利性进行重审，且理由仅限于新颖性和显而易见性。IPR提出的时间可以在PGR终止后， 若无PGR提出，则在专利颁布/再颁（issuance/reissuance）9个月后。

虽然仅限于金融产品或服务领域，CBM与其他复审程序相比，具有明显的程序优势性。在某些情况下，CBM 审查可能更可取，因为CBM 审查可以在与 PGR 相同的广泛理由上质疑专利权，且 CBM 程序的禁止反言条款更为有限。设置CBM 过渡性审查的最初目的是为了抵御所谓的专利流氓，PTAB对于何为“涵盖的商业方法”专利的问题上采用了非常广泛的定义，允许审查与金融产品或服务只有微弱联系的专利，导致早期的CBM审查申请非常强大，从 2013 年到 2015 年每年有一百多份CBM审查。后来随着联邦法院逐渐对这种宽泛解释采取不同态度，CBM申请的数量急剧下降, 并于2020年9月截止。CBM 审查计划曾经一直是被指控侵犯低质量商业方法专利的公司的有效工具。绝大多数经过审查的专利都发现其部分或全部专利权利要求无效。

上述几种程序各有特点，第三方挑战者要最大化的利用这些程序的好处，首先需要弄清楚每个程序的常规要求、时间和金钱成本、成功的可能性和后果，以及其与正在进行的或将要发生的专利诉讼之间的相互作用及影响，之后才可能做出正确的决策。本文将从前述几个方面深度解读这些程序的特点，帮助第三方进行决策。

首先，下表详细流出了各个程序的常规化要求，这是做出决策需要的最起码常识。

上篇表中，授权后重审（Post-Grant Review, ‘PGR’），多方复审（Inter Partes Review，‘IPR’) 和涵盖商业方法的审查（Covered Business Method Review, ‘CBM’）首次在 2012 年的美国发明法案 (AIA) 中引入的新的复审程序。第三人意见提交（Third-Party Pre-issuance Submissions）和单方再审(Ex Parte Reexamination)是由USPTO审查员进行审理，其余是由PTAB的审查小组进行审理。除和单方再审(Ex Parte Reexamination) 允许专利权人也提起外，其他都只能由第三人提起。

授权前的第三方意见提交有些类似我国专利审查中的公众意见，是所有程序中成本最低的一种方法，且允许匿名提交使得第三方可以对商业合作方等敏感对象的专利进行质疑。但实践中，这种方式并没有被大量采用，其原因主要在于：

1）提交第三方授权前意见的窗口期非常短，所以需要第三方对专利权人的专利进行实时监控和研究，否则就很容易错过时机。

2）第三方对于该程序的可控性非常差，这恐怕是最主要的原因。具体来说：

首先，提出授权前第三方意见提交的申请人虽然必须在申请中描述现有技术与专利申请的相关性，但这种描述仅限于事实陈述，以及现有技术与申请中的权利要求的关联性陈述，但不得包括第三方反对可专利性的任何论证或结论。包含这种实际论证的申请将会因为评论不当而被拒绝接受。

其次，第三方提交申请后就无法再参与到该专利的审查程序中，只剩下专利申请人和审查员对案件的信息进行讨论。专利申请人可以在整个审查过程中提出论据以克服提交的参考资料造成的挑战，申请人还可以在没有第三方参与的情况下解决其他潜在的专利性问题，并不受限制的修改权利要求（可以对比的是：虽然允许，但PRTB在专利授权后的复审程序中并不允许随意对权利要求进行修改，限制较多；而在联邦地区法院级别的诉讼期间，是不允许修改权利要求的）。

最后，若审查员没有在OA中引用对比文件，第三方将无法知道他们提交的参考文献是否被审查员考虑过。若审查员已经考虑过该文献但没有导致未决专利申请的范围被无效或缩小，尽管没有禁止反言的规定可以阻止第三方在后续其他程序中使用相同的参考文献，但将会对第三方以后使用相同的对比文件增加很大难度，因为专利申请人要么修改了权利要求，要么成功地针对对比文件进行了辩驳。

因此，在提交参考文献之前，第三方应仔细考虑该程序的局限性和风险，一旦掌握不好，非但不能达到无效专利权利要求的目的，反而会不经意的强化专利权的有效性。当然如果第三方在产品设计中遇到障碍专利，并具有极大的把握确保其参考文献能够无效或者缩小专利的保护范围，则可以在规避设计前采用此种方式快速有效的规避风险，毕竟产品研发一般情况下都无法等待一场民事诉讼来检验侵权风险。“根据最近的统计分析，大约 40% 的授权前意见提交导致专利申请人要么缩小权利要求范围，要么完全放弃申请。如果提交的文件包含权利要求对比表（claim chart），则该数字会跃升至 65%”[1]。当然，这个数据不包括最初被拒绝接受的申请。

如上所述，派生程序主要是用来解决发明人身份（inventorship）的问题，基于这种特殊性，派生程序的使用率相对最低。常见的情况就是发明人将发明披露给第三方（例如制造商或其他研发测试机构）之后，第三方将此提交专利申请，发明人发现后提交派生程序主张专利发明为自己所有。

专利派生程序为挑战专利所有权提供了巨大的好处，除此外唯一的替代方案就是在地区法院提起类似的派生诉讼。USPTO的派生程序目前并没有太多的案例，“根据美国专利商标局 2017 年年度报告，在 2013 财年至 2017 财年期间，提交了 30 份派生申请。PTAB E2E上的美国专利商标局网站列出了其中的15项。在这15项中，一项被批准，四项正在等待立案决定，三项在立案决定之前终止，七项被最终拒绝”[2]。从目前PTAB的判决来看，总体来说绝大部分结果都对请求人不利，或者拒绝立案，或者认为证据不足以证明在先申请是从请求人处获得发明构思。2018年3月被受理的Andersen v. GED[3]一案为挑战者提供了一个学习范本以理解派生程序的证据要求。2019年3月该案做出最终对请求人不利的书面决定，PTAB认为：要证明存在派生关系（derivation），请求人必须证明：( 1)对所挑战的发明主题，自己较早构思出来（prior conception of the challenged subject matter）；以及(2)曾经将该构思传达（communicate）给先申请案的发明人。该构思（conception）必须包含涉案发明的所有内容，而且在程序中，发明人关于构思与传达的证词，都必需有相关证据佐证。该证明标准算是比较严格的，因此，请求人必须批判性的审视自己的证据，是否能够证明发生了派生关系，包括构思“实质相同相似”以及对构思的“交流过程”，构思和构思的交流都必须得到证据的充分证实。倘若能证明成功，在某些情况下，PTAB可以更正发明专利案的发明人姓名，或者无效已经提出申请案的权利要求项。除了上述救济之外，请求人还要求使转让无效或不将被指控的在线专利视为针对请求人申请案的现有技术。

与 IPR和PGR一样，单方复审是一种具有成本效益的挑战可专利性的方案，但是和第三人意见提交一样，单方再审存在重大的风险，因为它不是一种对抗性程序，申请人提出请求后，则不会再参与到单方再审程序中，而专利所有人可以修改权利要求、添加新权利要求并与专利审查员互动。故挑战者在决定是否使用该程序时必须仔细权衡这种风险。

此外，与上表中所有其他程序都不同，单方复审不仅适用于第三方挑战者，专利所有人也可以考虑使用该程序来测试（或改进）已颁布的专利。经过单方复审后，专利在类似挑战的法院程序中变得更加难以无效。希望主张其专利并因此预计将面临无效挑战的专利所有人可以选择在任何诉讼之前启动单方面复审，以解决有关专利的任显而易见性问题。

根据USPTO的官方数据（见下表）[4]，自 1981 年成立以来，约92% 的单方再审请求被接受。但在被批准的单方再审中，只有大约13%被质疑的权利要求被无效。可见，与IPR或PGR等新AIA程序相比，单方再审的被接受的几率非常高，但可能由于受理案件的比率过高，导致单方再审的结果不尽理想，只有很小的比率的权利要求被无效掉。

从第I节表中可以看出，授权后重审（PGR），多方复审（IPR) 和涵盖商业方法的审查（CBM）这三者有着更多的相似性，CBM日前已经终止，PGR的时间窗口相对较短，故IPR在申请数量上占据绝对优势，根据USPTO的官方数据，从2012年到2019年，约93%的AIA新程序都是IPR复审程序（见下图）[5]。

A.复审请求被接受的概率及胜诉率

在提交 PGR、CBM 或 IPR 申请后，PTAB在3个月内决定是否接受（decision of institution），复审请求被接受之后，程序正式启动并在12个月的法定期限内审理完毕，做出最终书面决定（final written decision）。有正当理由，可以延长6个月的时间。PGR、CBM 或 IPR 程序的一年期限是从申请被正式立案后开始计算的，而非申请提出的时间。PTAB是否立案的决定（the decision of institution）是不可以上诉的，但是被拒绝之后，请求人可以申请PTAB重新听审（rehearing），但鲜少被接受。因为重新听审的证明标准很高，必须证明PTAB之前的拒绝决定中存在“错误理解或遗漏（misapprehended or overlooked）” 。

根据USPTO的官方统计数据[6]，从2012年到2019年期间，总共有八千多项AIA新复审申请，涉及将近六千项专利，复审申请被PTAB立案的概率整体呈逐年下降的趋势，从13年的87%降到2019年的63%（见下图），以专利计算，则要更高些（见下图）。 

根据USPTO的统计数据[7]，从2012年到2019年期间，复审申请涉及的专利权利要求约有97,710项，从复审的结果来看，有50,065项权利要求被PTAB接受申请进行审查，在被接受审查的权利要求中，56%的权利要求在最终的书面决定中被宣告为无效（见下图）。需要注意的是，2018年4月，在 SAS vs. Lancu一案[8]中，美国最高法院认为，当PTAB 决定启动复审程序后，必须对最初由请愿人根据 35 USC§318(a) 提出质疑的所有权利要求的可专利性做出书面决定。在最高法院对 SAS 做出裁决之前，PTAB 可以选择仅针对那些申请书中满足提起复审请求门槛标准的受质疑权利要求启动程序，并仅对已立案审查的的权利要求（instituted claims）作出最终书面决定。尽管SAS案涉及IPR程序，但其推理也应适用于授权后审查 (PGR) 和涵盖的商业方法审查 (CBM) 程序。

由美国律师整理的一份数据调查报告[9]中，对2013年至2019年期间的AIA审查（IPR,PGR, CBM）进行结果分析，可以看到30%的案件最终都和解，33%的案件做出最终书面裁决，而在这些裁决中，21%的案件最终被认定为所涉权利要求全部无效，6%的权利要求被部分无效。可见，总体来说，复审结果是对请求人有利的。

B.复审程序与法院诉讼的的相互作用

在被诉专利侵权后，涉嫌侵权人可以在USPTO提起相应的复审程序。首先要检查是否何种复审程序是可行的。其次，在诉讼中太早或者太晚提出复审都不是最好的选择。如果太晚，法院诉讼程序已进入实质性阶段，法官会拒绝请求人提出的中止诉讼的请求，迳行做出其侵权判定，要知道专利权人是不希望复审的程序参与到专利侵权的诉讼中的。如果太早，法官还没有要求专利权人确定其主张的权利要求，则在复审程序中如何确定质疑的专利权利要求也会是个问题。最好的时间点是在侵权对比证据开示前争取拿到专利权人在PTAB对权利要求有效性的答辩意见。此时，双方还没有来得及充分的讨论涉嫌侵权产品和权利要求之间的关系，专利权人就必须针对复审程序的对比文件阐明权利要求的保护范围，有可能因此缩小权利要求的保护范围，甚至其解释有可能存在漏洞和矛盾之处而被涉嫌侵权人加以利用。

授权后的复审程序固然可以在专利侵权诉讼之前解决专利无效的问题，从而将无效和诉讼分开。但这种分裂未必一定是有益的，两个程序的协调控制需要丰富的经验，也伴随着某种偶然性，尤其是对事态发展没有预先的筹谋和控制的情况下。事实上，如果是在专利诉讼中伴随的权利要求有效性争议，当事人可以针对具体案件中的争议点的强弱和变化，以及证据的深入挖掘，随时对权利要求的解释以及诉讼策略做出权衡和调整，这一点是分裂两个程序无法得到的优势。授权后复审程序的最常用案例，是在当事人产品进行设计且并未上市之前，为排除侵权可能性而确定相关专利的专利权范围时使用。

如果请求人已提起民事诉讼来质疑专利权利要求的有效性，则不允许再提起或维持复审程序。但这并不包括质疑有效性的反诉（counterclaim）。因此，专利侵权诉讼中伴随的对于权利要求有效性的争议并不能阻止第三方在PTAB提出针对涉案专利的复审程序。在未决专利诉讼期间寻求 IPR 或 CBM 可以为被告提供额外的好处。如果法院因此准予中止专利诉讼，则案件可能会被中止一年半或更长时间，尤其是复审最终书面决定被上诉后。在提交PGR或IPR复审请求后，请求人可以提交动议，申请法院中止相关的侵权诉讼。与单方复审相比，法院更愿意接受在PGR 或IPR程序下暂停专利侵权诉讼的请求，但是法院不太可能基于对已提交或批准的授权后审查的请求而暂停对初步禁令动议（preliminary injunction）的审议。调查显示，自 AIA 于 2012 年成立有争议的诉讼程序以来，到 2019 年，地区法院暂缓申请的批准率缓慢上升至所有提交（有争议和无争议）动议的 74%[10]，如下表所示：

（Note: AIA-contested proceeding—inter partes review, post-grant review, or covered business method review）

AIA曾明确规定CBM可以中止同时进行的未决地方法院的诉讼的审查标准[11]：“(A) 中止或拒绝是否会简化有关争议问题并简化审判；(B) 证据开示是否完成，审判日期是否已确定；(C) 中止或拒绝是否会过度损害非动议方或为动议方带来明显的战术优势；和(D) 中止或拒绝是否会减轻当事人和法院的诉讼负担。”

进一步的，2020年5月，在Apple, Inc. v. Fintiv, Inc.案件中，PTAB 驳回了 IPR 立案申请，因为地区法院诉讼（在德克萨斯州西区待决）已提前进行，并且审判是在 PTAB 最终裁决到期之前进行的。PTAB在本案中提出了“Fintive六因素”并据此驳回了请求人提出的IPR申请，“Fintiv 因素”[12]包括：

1)法院是否批准了中止，或是否存在证据表明如果复审程序被接受则诉讼可能被中止；

2)法院的审判日期与PTAB预计的法定截止日期的接近程度；

3)法院和当事人对同时进行的诉讼程序的投入；

4)复审申请书和平行的诉讼程序中提出的问题之间存在的重叠；

5)平行诉讼程序中的被告人与复审申请人是否为同一当事人；

6)影响PTAB行使自由裁量权的其他情况，包括案情。 

虽有上诉基本原则，法院在是否决定中止具有自由裁量权。不同的法院和法官，在此问题上态度不同。特拉华州、德克萨斯州东区和加利福尼亚州北区的地区法院，2019年的中止率分别为70%、73%和89%[13]。对于挑战者而言，了解不同司法管辖区的法官如何回应暂停待决知识产权的动议是决定向何处提交专利案件时要考虑的众多因素之一。

一方面，专利侵权诉讼的当事人重在为侵权争论权利要求的范围，而不是为有效性争论。对于专利权人而言，总希望在侵权诉讼中主张最广泛的权利要求的保护范围，而在USPTO审查程序中，却经常为了避免对比文件的影响做出较窄的范围解释。因此，当事人应当充分注意复审程序的禁反言效果，复审程序中的审查记录会对将来潜在的侵权诉讼具有约束力。在复审程序中，应当委托具有诉讼经验的专利律师，充分预估这种风险性，权衡利弊。

另一方面，对于挑战者而言，知识产权禁反言是最主要的风险。如果挑战者在复审程序中不胜诉，他们可能会被禁止在随后向美国专利商标局、联邦法院和美国国际贸易委员会提起的诉讼中提出在知识产权中提出或可能合理提出的理由。但是禁反言由PTAB 做出的复审程序的最终书面决定触发的，而做出最终书面决定的仅是部分案件。因此，挑战者在提出复审程序后，应立即考虑将其在复审程序中的不可专利性理由纳入地区法院无效争论和专家报告中，以最大限度地提高这些理由在地区法院审判时被考虑的机会。事实上，当事人和审查员在PTAB程序中的观点，会影响法官对于专利的看法。

虽然 PGR 禁止反言条款的措辞与 IPR 禁止反言相同，但由于 PGR 和 IPR 的范围不同，潜在的 PGR 禁止反言要广泛得多。需要注意的是，禁反言仅限于专利和印刷出版物，不适用于产品和系统[14]。禁反言还会扩展到真正的利益相关方（real parties in interest or those in privity with it），例如公司被收购后的主体也承担同样的禁止反言的义务。加入其他人的的复审程序的一方也会被禁止提出它本可以提出的论点，所以要慎重。

上述第I节表中，禁反言的范围“提出或合理地可以提出（raised or reasonably could have raised）”其标准没有统一解释。虽AIA在35 U.S.C.§315(e)(2) 规定了其标准，但并非所有法院都同意该标准所包含的内容。事实上法院对于“合理可以提出但是没有提出的”的标准感到困惑，试图用更加灵活和宽容的方式去解读该标准。即便如此，在起草申请中的不可专利性理由时应非常谨慎，以提供足够的细节以包含基于现有技术的所有预期或显而易见的论点，为 PTAB 提供立案的基础。否则的话，随意提出的论点和论据都可能被作为禁反言的基础。

以前，PTAB采用的权利要求解释的标准与地区法院是不同的。PTAB采用“最广泛的合理解释”标准（BRI 标准），而地区法院采用的标准是“本领域普通技术人员在发明产生时的通常和习惯理解”（菲利普斯标准[15]）。因此，如果PTAB 程序和法院程序并行，可能会产生对于权利要求含义的不同解释。

为了避免这种矛盾，2018年11月13日，USPTO发布了一项最终规则，更改了在多方复审 (IPR)、授权后复审 (PGR) 和涵盖的商业方法专利 (CBM) 程序的过渡计划中采用的权利要求解释标准[16]。最终规则用联邦法院权利要求解释标准取代了“最广泛的合理解释”标准，该标准用于解释根据 35 U.S.C.第 282(b)条在联邦法院进行的民事诉讼。联邦法院规则与菲利普斯标准及其后代中阐明的权利要求解释标准相同。根据菲利普斯标准，权利要求术语必须被赋予“该术语在发明时对相关领域的普通技术人员具有的含义”。与 BRI 标准一样，菲利普斯标准主要侧重于解释权利要求术语的内在证据。最终规则将不会追溯适用，而是仅适用于在最终规则生效日期（即2018年11月13日）或之后提交的 IPR、PGR 和 CBM 申请。此外，根据最终规则，如果该先前的解释及时在该 IPR、PGR 或 CBM 中进行了备案，PTAB在IPR、PGR 或 CBM程序中解释权利要求时，将会考虑之前任何在民事诉讼或国际贸易委员会（ITC) 的程序中做出的权利要求的解释。

复审期间，专利权人可以进行的修改包括：(i) 取消任何受到质疑的专利权利要求，或 (ii) 对于每个被质疑的索赔，提出合理数量的替代权利要求。修改动议通常在复审开始三个月后连同专利所有人对复审申请的答复一起提交。专利所有人无需获得 PTAB 的许可即可提交初步修改动议，但必须在提交动议之前与 PTAB 协商，以就修改动议如何影响程序进度向各方提供指导。截至 2017年11月1日，提交给 PTAB 的权利要求修改动议中有 95.56% (883/924)都被拒绝[17]。需要注意的是，2017年，联邦巡回法院在Aqua Products一案中判定，当专利所有人在 IPR 期间提出替代修改的权利要求时，请愿人须承担证明这些提议的修改的权利要求不具有专利性的责任[18]。在此之前，此责任由专利权人承担。 

虽然新AIA程序下可用于挑战专利有效性的对比文件和在先技术的范围有所扩展，但证据开示与诉讼相比仍然有很大的局限性。地区法院提供的证据发现机制比 USPTO 强大很多。专利挑战者应在采取行动之前仔细分析所需的证据以及获取证据的任何障碍。在几乎不需要或不需要发现的情况下，复审程序可能会为挑战提供一个有吸引力的途径。但如果广泛的深入的证据需要被挖掘和呈现，通过民事诉讼的确认之诉来质疑专利权力要求的有效性，会优于复审程序。

AIA复审程序中采用的证明标准低于诉讼中的证明标准。复审程序中专利无效的证明标准是“优势证据（preponderance of the evidence）”原则，意味着证据能证明超过50%的可能性即可能被认定，而知识产权诉讼中专利无效的证明标准是“明确且令人信服的证据（the clear and convincing evidence standard）”原则，意味着证据至少需要证明超过70%的可能性，相关事实才能被认定，因此，虽然证据开示制度不然诉讼有力，复审程序的证明标准则相应较低，让挑战者更有可能成功。

专利诉讼程序除了时间和费用成本，还有一个弊端，就是要面对一个不具备专业知识的陪审团。当事人应当准确的评价涉案技术的复杂程度，预估在民事诉讼程序中解决无效问题的可能结果，相比之下，USPTO的审查员都具有较高的技术背景，且大量的从事相关专利的审查工作，了解本领域的技术背景，对技术的理解可能会更准确些。这个问题也不能不考虑。

综上，上述各种程序的基本特点，已经目前实践反应出来的各种趋势，利弊分析，希望能够为广大企业在遇到美国专利权对市场的阻碍时进行参考。