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同一交底拆分多件专利申请是否属于非正常申请?

发布时间:2023-07-12 次浏览

为坚决打击违背专利法立法宗旨、违反诚实信用原则的各类非正常申请专利行为,国家知识产权局于2021年3月11日制定了《关于规范申请专利行为的办法》,按照该办法严格审查和处理非正常申请专利行为及非正常专利申请。

根据四一一号公告第二条第二款的规定,非正常申请专利行为基本可分为如下九类:
(一)同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的;
(二)所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果,或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的;
(三)所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的;
(四)所提交多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机程序或者其他技术随机生成的;
(五)所提交专利申请的发明创造系为规避可专利性审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计常理,或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的发明创造,或者无任何检索和审查意义的内容;
(六)为逃避打击非正常申请专利行为监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的;
(七)不以实施专利技术、设计或其他正当目的倒买倒卖专利申请权或专利权,或者虚假变更发明人、设计人的;
(八)专利代理机构、专利代理师,或者其他机构或个人,代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的;

(九)违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相关行为。

目前,关于各类案件处理过程中常遇到的情况是,客户基于以不同侧重点保护、以不同保护方式保护以及增加专利数量等的目的和考虑,会将同一件交底的技术方案拆分出多件专利进行申请,换言之,会基于同一技术改进点布局多件专利进行保护。

从专利布局角度而言,一项技术发明存在多个改进技术点,并进行多项专利布局,其无可厚非。

然而,在实际的案件处理过程中,会存在部分拆案情况与非正常申请认定情形中的第一类认定情形(同时或者先后提交发明创造内容明显相同的多件专利申请)相近,存在被判定为非正常申请的风险。下面以具体示例对不同的拆案情况进行分析,如下:

拆案情况1一件交底技术方案包括结构改进以及基于结构改进的控制方法改进,结构改进与控制方法改进需要配合实现完整的技术方案,进而达到解决相应技术问题的效果。

其中,经新创性的初步判断,结构改进不具备创造性或创造性较低,而基于该结构改进的控制方法改进,相对具备一定的创造性。

基于此,会以结构改进申请实用新型,基于结构改进的控制方法改进申请发明,作为拆案策略进行同日申请。

可以理解的是,对于结构改进的实用新型专利,基于专利法第26条第3款(对说明书公开内容的要求)说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明即说明书应公开充分的规定,需要将结构改进的具体控制过程进行清楚、完整地解释;同时,对于该结构改进的方法改进的发明专利,同样基于说明书应公开充分的规定,需要对结构改进的内容进行清楚、完整地解释。

由此可见,该实用新型专利和发明专利实际上记载了相同的技术方案,均包括结构改进和控制方法改进的内容。

对于该类拆案情况1,个人理解为,属于非正常申请认定情形中的第一类认定情形,即属于同时提交发明创造内容明显相同的多件专利申请,案件处理时应对客户进行非正常申请风险提示,并建议进行撤案处理。

拆案情况2一件交底技术方案包括结构改进以及基于结构改进的控制方法改进,其中,结构改进可独立存在作为一项技术方案,可达到解决相应的技术问题的效果;控制方法改进则是基于该结构改进提供的另一独立技术方案,可达到解决另一相应技术问题的效果。

同样地,经新创性的初步判断,结构改进不具备创造性或创造性较低,而基于该结构改进的控制方法改进,相对具备一定的创造性。

基于此,会以结构改进申请实用新型,基于结构改进的控制方法改进申请发明,作为拆案策略进行同日申请。

此时,对于结构改进的实用新型专利,基于说明书应公开充分的规定,其中无需公开基于该结构改进的控制方法改进;而对于该结构改进的方法改进的发明专利,基于说明书应公开充分的规定,需要对结构改进的内容进行清楚、完整地解释。

由此也可见,该实用新型专利中仅记载了结构改进的方案,而发明专利中既记载了实用新型专利中的结构改进的方案,同时,也记载了基于该结构改进的控制方法改进的方案。

对于该类拆案情况2个人理解为,并不属于非正常申请认定情形中的第一类认定情形,即并非同时提交了发明创造内容明显相同的多件专利申请,案件处理时可对客户进行非正常申请风险提示,也可直接进行撰写,且撰写方式应保证实用新型专利只涉及结构改进,不提及控制方法;

发明专利的权利要求应:只要求保护基于结构改进的控制方法改进的技术方案,说明书则基于公开充分的要求,需记载结构改进及控制方法改进的全部内容。


作者:北京品源专利代理有限公司 刘伟鹏

本文网址:https://www.boip.com.cn/news/795.html

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