在美国专利申请的实质审查过程中，美国专利法101条是常见的驳回条款。本文将结合具体案例浅谈美国专利法第101条的驳回情形及答复策略。美国专利法101条规定了四类可专利性的保护主题：方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）或组合物（composition of matter），以及它们的改进。在评估权利要求的可专利性时，Mayo/Alice两步测试法为处理软件相关的专利申请提供了审查标准。美国专利审查程序手册（MPEP）在2106部分提供了Mayo/Alice两步测试法的完整流程图，如图1所示。Mayo/Alice测试法具体流程包括：步骤1：判断权利要求是否属于专利法第101条规定的四种法定类别，如果不是，则直接判定不符合101条款，不属于可授权的客体，如果是，则进入步骤2（即Mayo/Alice两步测试法）。Mayo/Alice两步测试法包括：步骤2A和步骤2B，其中步骤2A又分为Prong 1 和Prong 2，其中对于步骤2A的判定如图2所示。步骤2A Prong 1：判断权利要求是否包含司法例外（即抽象概念、自然法则或自然现象），如果不包含，则属于可授权的客体。其中最常见的抽象概念主要涉及三个方面的司法例外：（1）数学计算（Mathematical calculations）；（2）组织人类活动的某些方法（Certain methods of organizing human activity）；（3）心理过程（Mental processes）。步骤2A Prong 2：如果包含司法例外，再判断权利要求是否将司法例外整合到实际应用中，如果是，同样属于可授权的客体。步骤2B：判断权利要求中是否包含“显著更多”的要素，使它们超出司法例外的范畴，如果是，则属于可授权的客体，如果不是，则不属于可授权的客体。
二、101案例分析与答复策略
步骤1：建立改进的三绕组变压器损耗带电计算公式，并根据改进的三绕组变压器损耗带电计算公式确定三绕组变压器的瞬时电压和瞬时电流；步骤2：利用加窗算法计算经过加窗后的离散时间傅里叶变换式；步骤3：对步骤2中得到的经过加窗后的离散时间傅里叶变换式进行频移处理，然后对频移后的离散时间傅里叶变换式进行傅里叶变换；
步骤4：利用相量法计算三绕组变压器的空载损耗和负载损耗。
在具体审查意见中，审查员根据上述图1和2的判断流程进行评述。
首先，进行步骤1的判断：权利要求1涉及一种带电测算方法，属于四种法定类别中的方法（process），属于法定保护主题，因此审查员也认可权利要求1属于法定保护主题。步骤2A Prong 1的判断：审查员在审查意见中指出权利要求1属于抽象概念定义中数学计算（mathematical calculations）。步骤2A Prong 2的判断：审查员指出，权利要求1包括数学计算以外的附加要素，即权利要求1中“三绕组变压器的瞬时电压和瞬时电流”，但是，审查员指出，上述附加要素仅代表数据收集，而这是使用所述司法例外（数学计算）所必需的。步骤2B的判断：审查员指出，从三绕组变压器中收集数据（电压和电流值）的方法也是众所周知的，因此，这一限制并不构成显著更多(significantly more)的附加要素（additional elements）。针对上述审查意见，申请人基本认可对步骤1，步骤2A Prong 1，步骤2A Prong 2，以及步骤2B的意见评述。然而，申请人认为可以对权利要求进行一定修改，以使得本申请满足步骤2A中的条件：整合到实际应用中，以及满足步骤2B中的条件：包含“显著更多”的要素。综合考虑，在答复时，申请人对权利要求1添加了步骤5：“根据获得的三绕组变压器的空载损耗和负载损耗，确定所述三绕组变压器的运行状态”，以使最终计算出的空载损耗和负载损耗有实际的技术应用，可以满足步骤2A的判定，并且指出该权利要求中司法例外与附加要素作为整体一起评估，可以解决实际应用中的特定技术问题，具有显著的技术效果，从而构成显著更多(significantly more)的附加要素（additional elements），满足步骤2B的判定。最终通过权利要求的修改和相应的意见陈述，使得修改后的权利要求1具备可专利性，满足101法条的规定，而获得授权。小结：针对OA答复阶段，可结合说明书中的记载将权利要求中的步骤与硬件相结合，并与实际应用场景相结合，陈述权利要求是对相关技术领域的改善，并将权利要求作为一个整体，得出该权利要求实际上是包括有显著多于抽象概念的附加要素。综合上述分析，为了避免软件相关的美国专利申请在审查过程中被101条驳回的情形，在专利申请文件撰写阶段，当涉及比如抽象概念时，需要在说明书中记载抽象概念的实际应用，技术方案的细节，对计算机或其它技术领域的改进等，以便在OA答复阶段有修改的余地。
以上为本文作者对于美国101问题的一些浅谈，欢迎各位同行及企业知识产权从业者交流探讨。
作者：北京品源专利代理有限公司 孙晴
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