前些日子，笔者收到了一封审查意见通知书（OA1），其中提及了本申请“未同日双申”的事项。简单概括相关内容如下：

提醒申请人注意，目前本申请的权利要求1-9所要求保护的技术方案与本申请的申请人在本申请的同一申请日2021年06月30日（优先权日也相同）提交的申请号为 20212146XXXX.6的已授权实用新型（授权公告号：CN2163XXXX3U）的权利要求1-9所要求保护的技术方案属于同样的发明创造，因此本申请的权利要求1-9不符合专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。由于申请人未在提出发明申请时声明本发明具有同日新型，不可通过放弃已经授权的实用新型专利权而希望获得本申请的专利权。

为了深入理解和分析“同日双申”与本案的关系，本篇将从“同日双申”的概念和优缺点，以及在目前情况下如何处理才能为客户争取最大化的利益来阐述个人的想法。

首先，为了了解“同日双申”的概念，需要了解以下两个法条。

（1）根据《专利法实施细则》第四十一条：两个以上的申请人同日（指申请日；有优先权的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

（2）根据《专利法》第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

简单来讲，“同日双申”是指申请人在同一天对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情况。

需要说明的是，由于发明和实用新型的审查方式不同，因此会出现如下情况：实用新型已授权并公告，而发明才开始进行实质审查。但是，依照专利法第九条第一款的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。因此，如果申请人未在申请时提出“同日双申”，则发明所要保护的范围不能与已授权的实用新型的保护范围相同（即，发明的权利要求书中的任一权利要求都不得与已授权的实用新型的任一权利要求相同，只要有一项相同，发明就会依据《专利法》第九条规定被驳回）。

那么，申请“同日双申”的意义何在呢？本人认为至少存在以下三个优点：

1．‌提高获得专利权的可能性‌：实用新型专利对创造性的要求低于发明专利，因此“同日双申”可以增加获得至少一项专利权的机会，避免发明专利因创造性不足被驳回的风险（即，申请人可以通过检索来对需要申请的专利的新创性有个初步的判断，并根据需要选择以发明来申请，还是以实用新型来申请，还是以“同日双申”的方式给专利申请上个“双保险”）。

2．‌快速获得授权，尽早保护‌：实用新型专利无需实质审查，通常在申请后4-6个月即可获得授权，有利于企业进行认证、交易、宣传及维权等安排（对于潜在侵权的产品可以尽快采取措施）。

3．‌延长保护期限，增强专利权的稳定性‌：发明专利保护期限为20年，实用新型专利为10年，同日申请可以有效延长保护期限，并且发明专利经过实质审查，稳定性更强（既可以通过实用新型来早日获得专利权，又可以通过发明来确保后10年的专利权）。

但是，本人认为“同日双申”也存在如下缺点：

‌1．审查周期较长‌：同日申请的发明专利不能请求优先审查，获得授权的时间会比单独申请更长，部分发明申请的实质审查可能会被延后（因此，如果申请人有优先审查的需要，则不建议进行“同日双申”）。

‌2．需要放弃其中一个专利权‌：在实用新型专利授权后，如果发明专利满足授权条件，申请人需要放弃实用新型专利权才能获得发明专利权。

需要补充说明的是，对于上述缺点2，可以通过修改发明的权利要求，使得发明专利的保护范围与在先授权的实用新型专利的保护范围不同（需要满足以下条件：修改后的发明的任一权利要求都与实用新型的任一权利要求的保护范围不同），从而使得二者的权利可以同时存在。

那么，什么情况下会出现“未同日双申”的情况呢？

也许是申请人考虑到了上述确认而有意为之，当然，也不排除在新申请表格中未勾选“同日双申”的选项的可能性。

那么，在目前“未同日双申”情况下，如何处理才能使客户的利益最大化呢？

本人经过对本案和对比文件进行简单分析，有了如下的初步方案。

首先，考虑到的是，在现阶段主动放弃实用新型是否有用的问题。对此，由于实用新型已公布，即实用新型的方案已公布于众，因此根据《专利法》第九条规定，无法通过主动放弃实用新型的方式来避免与发明的权利要求发生冲突；另外，由于申请人未申请“同日双申”，因此，即便主动放弃了实用新型，也仍需确保修改后的权利要求与实用新型专利不同（即，使得两者不属于同样的发明创造），才能获得发明专利权。

进一步讲，假如申请人主动放弃了实用新型，那么从申请人放弃实用新型到发明授权的期间内发生的“侵权行为”，申请人是无权制止和要求赔偿的。这是因为，上述期间属于申请人放弃了实用新型的专利权而尚未获得发明的专利权的“真空期”，因此申请人没有专利权，也就不存在侵权一说（也许“同日双申”的意义也在于实现专利权的无缝衔接，从而防止“真空期”的出现）。

由于主动放弃实用新型并不可取，而撤回尚未被授权的本申请更不是申请人所期望的，因此现阶段需要通过修改本申请的权利要求来应对本次OA了。

为此，不仅需要解决本申请的新创性问题，还要确保修改后的各个权利要求的保护范围与本案“未同日双申”的实用新型的各个权利要求的保护范围不发生重复。

首先想到的是，将说明书中的其他特征（即，未出现在权利要求中的技术特征）合并至权利要求1，使修改后的权利要求1的技术方案相比于对比文件1、2的结合具有新创性。

如果真的可以找到这种技术特征，不仅可以解决新创性问题，还可以解决出现“相同发明”的问题，实属上上策。但是，毕竟是说明书中的特征，而并非申请人未写入权利要求的技术特征，那么不能排除该技术特征是申请人不想保护的技术特征的可能性。对此，还需要在后续处理过程中，进一步与申请人探讨，并征求申请人的意见。

但如果未能找到这种技术特征，则需要采用第二种办法了。即，将审查意见通知书中提及的有授权前景的权利要求（例如，权利要求7）合并至权利要求1，同时合并其引用的权利要求（例如，权利要求2），以克服创造性问题。

此时，为了使修改后的权利要求的保护范围与本案未同日双申的实用新型的保护范围不同，又想到了以下两种方法：将说明书中的技术特征（非权利要求中的特征）添加至权利要求1，以形成有别于实用新型的保护范围，以克服“相同发明”的问题（方法1）；将从属权利要求3（或其他从属权利要求）的部分特征进一步合并至权利要求1（方法2）。

那么，是否需要对修改后的权利要求3做进一步修改呢？应该是不需要的。因为，对于权利要求3而言，技术方案已经由原先的权利要求1+3变为了权利要求1+7+2+3。只要原来的权利要求中不存在同时引用权利要求1、2、3、7的从属权利要求，就不会出现“相同发明”的情况。

通过上述方法可以在保住实用新型的同时保住发明。待实用新型保护期届满，仍可采用发明中范围相对较小的保护范围来进行保护；而缺点是专利权人需要再前期缴纳2份年费（其实，也不算缺点）。

另外，在添加技术特征时，又提醒自己要注意以下问题：①考虑到后期的侵权问题，不能仅为了克服上述“相同发明”的问题而添加非必要的技术特征；②为了客户的利益，修改后的权利要求1的保护范围不能太小；③修改后的技术方案不能出现“超范围”的问题。

以上简单说明了本人对于本案的观点和看法。由于本案的答复绝限将至，申请人申请了一个月的延期。目前，本案处于等待客户后续指示的阶段，待客户正式委托建议后，会进行进一步措施。

另外，又想到了一个问题是，如果现在有个人想要侵权，那么这个人会不会查阅本发明的OA答复过程，并用到审查意见通知书所提及的对比文件来无效实用新型？对此想到的可行措施是，届时将权利要求2、7合并至权利要求1，以继续保护实用新型。

综上所述，对于“未同日双申”的发明和实用新型而言，两者的关系其实十分微妙。首先，由于两者是同日申请并具有同样的说明书和同样的权利要求，因此两者的关系十分亲近。但即便如此，也正因为如此，两者无法成为彼此的现有技术，也就无法用来评判彼此的新创性；与此同时，由于受到了《专利法》第九条规定的约束，因此当需要对发明的权利要求进行修改时，实用新型的权利要求又会对发明的修改起到限制作用。从某种意义上讲，两者是“相依相克”的关系。

或许“同日双申”的意义正在于防止“本是同根生，相煎何太急”的情况的出现吧。

在文章的最后，希望每一位申请人都可以合理运用“同日双申”，从而更加灵活地保护自身的权益，同时希望每一位代理人可以通过更加专业的服务来为客户的权利保驾护航！

作者：品源专利代理有限公司 张哲