案情基本情况介绍

（一）争议商标详情

申请号：47877618

商标标样：

商品：化妆用漂白剂,身体用润肤乳,护手霜,动物用化妆品,化妆品,浴皂,洗手液

（二）案件主体

申请人：广东喜之郎集团有限公司

被申请人：扬州欣飞航空旅游用品有限公司

争议焦点

（一）争议商标是否侵犯申请人“优乐美U.loveit奶茶及图”作品的在先著作权；

（二）申请人第6091459号“优乐美U. loveit” 商标曾被认定为“奶茶(非奶为主)”商品上的驰名商标，争议商标的注册是否系对申请人该驰名商标的复制与抄袭；

（三）争议商标与第6127043号“优乐美U. loveit”引证商标是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标；

（四）被申请人是否属于恶意申请人。

案件结果

首先，申请人主张的“优乐美U. loveit奶茶及图”作品构图新颖，独创性较强，符合《著作权法》规定的作品独创性要求，属于我国著作权法保护的美术作品。其次，在案证据和审理查明能够证明申请人对“优乐美U.Ioveit奶茶及图”作品享有在先著作权。再次，在争议商标申请注册日之前，申请人已将“优乐美U.Ioveit奶茶及图”进行宣传使用。而被申请人并未提供争议商标是其独立创作完成的证据材料，由此可知，被申请人有知晓申请人的“优乐美U.Ioveit奶茶及图”作品的可能性。最后，争议商标与申请人享有著作权的“优乐美U.Ioveit奶茶及图”作品在构图要素、设计手法、视觉效果等方面相近，已构成实质性近似。被申请人在未经申请人同意的情况下，申请注册争议商标的行为，侵犯了申请人的在先著作权，违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。依据《商标法》第三十二条、第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，争议商标予以无效宣告。

案件分析及典型意义

本案中争议商标显著识别的汉字部分“皓乐美”与申请人的引证商标“优乐美”首字不同，二者在呼叫、含义等方面均存在区别，且申请人在第3类上并没有在先商标权；第3类“化妆用漂白剂,身体用润肤乳，护手霜,动物用化妆品,化妆品,浴皂,洗手液”商品与申请人赖以驰名的“奶茶”商品在功能用途、销售场所、消费对象等方面相差甚远，相关公众一般不会将上述商品之间建立联系；本案被申请人名下虽申请注册近八十件商标，但仿冒商标的恶意并不显著。综上，本案依据《商标法》第三十条、第十三条、第四十四条等条款予以支持的难度较大，故本案的难点在于争议商标的注册是否违反了《商标法》第三十二条之规定。

认定注册商标系对他人在先著作权的侵犯需满足：第一，在注册商标申请日之前，他人拥有我国著作权法保护的作品，具有著作权；第二，注册商标申请人对于他人在先著作权有接触可能性；第三，注册商标与他人在先享有著作权的作品构成实质性相似；第四，未经著作权人的同意申请注册商标。本案中，因申请人“优乐美U. loveit奶茶及图”最早在2008年已申请版权登记，远早于争议商标申请日期，故在本案中主张争论争议商标与申请人美术作品构成实质性近似且被申请人对申请人享有在先著作权的美术作品具有接触可能性成为了本案的突破口。

对于争议商标与申请人美术作品在整体外观、构图方式、汉字设计、英文设计、图形线条处理方式、颜色等众多表现形式上进行了逐一、详细、全面的分析，且提交了大量知名度证据用于证明争议商标申请人对申请人的在先著作权极具接触可能性。最终国家知识产权局认定被申请人在未经申请人同意的情况下，申请注册争议商标的行为，侵犯了申请人的在先著作权，违反了《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，依据《商标法》第三十二条，争议商标予以无效宣告。综上，著作权与商标权虽分属不同法律规制，但在商标维权确权案件中，若无在先商标权无法依据《商标法》第三十条、是十三条等维权时，权利人可评估在先标志是否属于我国著作权法保护的作品，并依据《商标法》第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先著作权”予以争取。

作者：品源律师事务所 李娜